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美国联邦巡回法院提示禁反原则的潜在风险

2019-05-06 / 来源:中科院知识产权信息(微信订阅号:casipr) / 阅读量: 

2019年12月19日,美国联邦巡回上诉法院针对Pharma Tech Solutions公司诉Lifescan公司案的裁决,重申了在起诉过程中应谨慎修改权利要求和论据,以避免重要权利要求被排除在等同原则[1]的保护之外。此案中,地区法院依据禁止反悔原则,做出了等同原则下的不侵权的即决判决。上诉法院进一步确认,该案中禁止反悔原则阻止了Pharma Tech Solutions公司在起诉期间利用等同原则来重新获取已放弃的保护客体。联邦巡回法院认定,控方禁止反悔的产生既可来自控方自身的证据,也可来自权利要求的修改。
    联邦巡回法院进一步深入解释了两种类型的禁止反悔:依据论证的禁止反悔要求:“明确无误地放弃主权”和“竞争对手是否有理由相信申请人放弃了保护客体”,而不考虑论证是否需要获得许可。狭义权利修正[2]导致了依据修正的禁止反悔,但以下情形除外:(1)申请时,专利申请人主观上不能预见的等同权利要求;(2)修正案所依据的基本原理不与所涉同等物有任何密切关系;(3)有其他原因表明,专利权人不能合理地描述期望的非实质性替代物。
    联邦巡回法院指出,为了避免来自修订过程的禁止反悔原则,申请人应该避免做出超出可专利性影响的权利修正。联邦巡回法院建议,申请人可以考虑提供一份概要声明。在声明中说明,修订结果未做任何权利放弃,以此作为日后执行的证据。为避免来自论证的禁止反悔,申请人应避免做出客观上形成放弃保护客体的陈述。由于此类强调会增加起诉禁止反悔的可能性,申请人也应该避免重复提出类似的论点。

最后,申请人应考虑从不同角度起草多项独立的权利要求书,涵盖本发明的技术和商业优势。这样,同样的修正案和论据不太可能被用来排除等同规则下的所有的权利。尽管延续申请是保留具有商业价值的技术的最好做法,以便允许应对竞争对手的申诉,但来自母案的起诉可能会传递到延续申请。为此,申请人应在起诉母案期间澄清记录,并在延续申请中包含不同的权利术语。在母案和延续申请中以不同的方式主张发明权,并在起诉过程中严格论证所述的措辞,减少禁止反悔适用于后续申请的可能性。(检索:许海云,编译:白  雪,校译:许海云